Судебная практика: Как полезная модель может стать бесполезной



КАК ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ МОЖЕТ СТАТЬ БЕСПОЛЕЗНОЙ

Полезная модель в качестве объекта промышленной собственности не настолько распространена в мире, как изобретение. Специальное законодательство о полезных моделях имеется в странах, которые используют для охраны технических новшеств в основном германскую систему. Полезную модель иначе называют малым изобретением из-за того, что она имеет на один критерий патентоспособности меньше, чем классическое изобретение. В силу этого полезная модель в качестве объекта промышленной собственности по сравнению с изобретением, несомненно, имеет как преимущества, так и недостатки.

Полезная модель как объект правовой охраны

Понятие полезной модели как объекта правовой охраны раскрыто в п.3 ст.1000 Гражданского кодекса РБ (далее - ГК) и в ст.3 Закона РБ от 16.12.2002 № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (далее - Закон о патентах). Согласно указанным нормам полезной моделью, которой предоставляется правовая охрана, признается техническое решение, относящееся к устройствам и являющееся новым и промышленно применимым.

В п.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных постановлением Комитета по науке и технологиям при Совете Министров РБ от 16.06.2003 № 17 (с изменениями и дополнениями от 18.12.2007, далее - Правила), уточняется понятие устройства. Согласно указанному пункту к устройствам как объектам полезной модели относятся конструкции и изделия, а именно конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей.

Как следует из приведенных формулировок, в качестве полезных моделей не могут охраняться способы (примечание), вещества, штаммы микроорганизмов и т.п., а в отличие от изобретения правовая охрана предоставляется объектам, отвечающим не трем, а двум критериям патентоспособности - новизне и промышленной применимости.

Критерии патентоспособности полезной модели

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не является частью уровня техники, а промышленно применимой - если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности.

Уровень техники в соответствии с частью третьей п.1 ст.3 Закона о патентах включает любые сведения об устройствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели, а также сведения об их открытом применении в Республике Беларусь.

Указанная норма, ограничивающая выдачу патента на полезную модель не только в случае, если известна более ранняя публикация сведений о полезной модели, но и в случае, если имело место более раннее открытое использование непосредственно материального технического средства (устройства), тождественного патентуемой полезной модели, преследует две основные цели: исключить недобросовестную конкуренцию на территории Республики Беларусь и дать обществу возможность свободно использовать те новшества, которые по тем или иным причинам не были запатентованы изобретателями либо по которым истек срок действия охранных документов.

Следует подчеркнуть, что при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. При этом сведения об использовании устройств, аналогичных полезной модели, за пределами Республики Беларусь не препятствуют патентованию полезной модели (при котором в отличие от изобретения используется критерий локальной новизны).

Согласно п.249 Правил при проведении информационного поиска в уровень техники включаются документы, доступом к которым располагает патентный орган на дату окончания поиска. В частности, к ним относятся официальные бюллетени патентного органа, описания к охранным документам Республики Беларусь, опубликованные заявки на выдачу патентов Республики Беларусь на изобретения и полезные модели, патентная документация Российской Федерации, СССР, Евразийского патентного ведомства, США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Швейцарии, Европейского патентного ведомства и Всемирной организации интеллектуальной собственности. В уровень техники включается также и непатентная литература.

Важно подчеркнуть, что не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в патентный орган не позднее 12 месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе (п.1 ст.3 Закона о патентах).

Что касается критерия «промышленная применимость», то условия соответствия полезной модели этому критерию ни в Законе о патентах, ни в Правилах подробно не раскрыты. Как показывает практика, патентный орган при экспертизе полезной модели на предмет соответствия ее критериям патентоспособности, в т.ч. и критерию «промышленная применимость», пользуется Правилами проведения патентной экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными постановлением Комитета по науке и технологиям при Совете Министров РБ от 16.06.2003 № 22 (в редакции постановления Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 05.05.2004 № 1) (далее - Правила № 22).

Интересно то, что в отличие от изобретения при экспертизе заявки на полезную модель проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, установленным Законом о патентах, патентным органом не осуществляется (п.2 ст.23 Закона о патентах), т.е. патент на полезную модель выдается под ответственность заявителя. Следовательно, патент на полезную модель будет выдан патентным органом практически на любое предложение, если документы заявки на выдачу патента на полезную модель формально будут оформлены в соответствии с требованиями Правил, что фактически и происходит. Эта ситуация позволяет заявителям получать охранные документы на полезные модели достаточно быстро (не позднее 9 месяцев после подачи заявки), что является несомненным преимуществом по сравнению с получением патента на изобретение (только экспертиза проводится более 2-3 лет). А 8-летний срок охраны полезной модели (общий срок действия патента - 5 лет, возможность продления этого срока - не более чем на 3 года) может оказаться достаточным для реализации исключительного права на нее. После истечения данного срока можно подать следующую заявку на усовершенствование полезной модели и также быстро получить следующий патент на очередные 8 лет.

Необходимо указать и на немаловажный для заявителей фактор. Закон о патентах позволяет до даты публикации сведений о заявке на изобретение преобразовать эту заявку в заявку на полезную модель путем подачи в патентный орган соответствующего заявления (ст.26). При этом при преобразовании заявки сохраняются приоритет и дата подачи первой заявки. Данная норма позволяет при несоответствии заявленного технического решения в качестве изобретения достаточно субъективному критерию патентоспособности «изобретательский уровень» получить довольно просто охранный документ на полезную модель и соответственно исключительное право на это же техническое решение. Если же заявка на изобретение опубликована, то преобразование уже невозможно и при несоответствии технического решения критерию «изобретательский уровень» это решение вообще не получит патентной охраны.

Защита исключительного права на полезную модель

Тот факт, что патент на полезную модель выдается без проведения патентным органом обязательной экспертизы на соответствие заявленного технического решения условиям патентоспособности, делает этот охранный документ и соответственно охраняемое им исключительное право на использование полезной модели уязвимыми.

Как известно, исключительное право патентообладателя полезной модели включает право использовать полезную модель по своему усмотрению, если это не нарушает прав других лиц, а также право запрещать использование полезной модели другими лицами (ст.8 Закона о патентах).

Согласно ст.9 Закона о патентах нарушением исключительного права патентообладателя полезной модели признаются осуществленные без его согласия изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, изделия, изготовленных с применением запатентованной полезной модели.

По требованию патентообладателя нарушение его исключительного права должно быть прекращено, а лицо, виновное в нарушении, обязано возместить патентообладателю причиненные убытки в соответствии с законодательством (п.5 ст.8 Закона о патентах). Нарушенное исключительное право может защищаться патентообладателем и другими способами, указанными в ст.11 ГК.

Для разрешения спора, возникающего между обладателем патента на полезную модель и нарушителем исключительного права обладателя, последний, как правило, подает иск в суд (судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь). Однако, как показывает практика судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь, патентообладатели не всегда правильно оценивают нарушения своих исключительных прав, что приводит к отказу в удовлетворении их исковых требований.


Пример 1

Истец С. как обладатель совместно с ООО «К» патента № 871 U на полезную модель «Дефлектор-аэратор» обратился в суд с иском к ОДО «П» о запрете использования указанной полезной модели, взыскании с ответчика убытков в размере 100 базовых величин, а также расходов по государственной пошлине за подачу иска в суд.

Представитель ОДО «П» иск не признал, пояснив суду, что реализуемый ответчиком дефлектор совпадает с полезной моделью только по назначению. В этом дефлекторе не используются все признаки независимого пункта формулы полезной модели, в связи с чем, по его мнению, ответчик исключительное право истца на использование полезной модели не нарушал и не нарушает.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что действительно истец совместно с ООО «К» является обладателем патента Республики Беларусь № 871 U на полезную модель «Дефлектор-аэратор», зарегистрированную в Государственном реестре полезных моделей 23 января 2003 г. с приоритетом с 30 октября 2002 г., и в силу этого - обладателем исключительного права на использование указанной полезной модели в Республике Беларусь.

В ходе судебного разбирательства было также установлено, что ОДО «П» с 2002 г. предлагает к продаже дефлекторы «MAXPOL» польского производства, а также осуществляет продажу и хранение этой продукции (т.е. продукции того же назначения, что и полезная модель истца).

Согласно законодательству использованием полезной модели признается введение в гражданский оборот продукта, изготовленного с применением запатентованной полезной модели. При этом продукт признается изготовленным с применением запатентованной полезной модели, если в нем использован каждый признак полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или признак, эквивалентный ему (п.2 ст.36 Закона о патентах).

Суд сопоставил реализуемый ответчиком дефлектор «MAXPOL» и признаки полезной модели «Дефлектор-аэратор», включенные в независимый пункт формулы (при этом не возникло необходимости в специальных познаниях). В результате суд установил, что запатентованная полезная модель «Дефлектор-аэратор» содержит следующие признаки, включенные в независимый пункт формулы полезной модели: «корпус нижней части трубы снабжен стаканом с перфорацией для сбора паровоздушной смеси», «труба выполнена составной, по меньшей мере, из трех частей», а также «средняя часть трубы выполнена в виде удлинительной втулки, посредством которой верхняя часть трубы соединена с корпусом нижней части». В дефлекторе «MAXPOL» такие признаки полезной модели истца отсутствуют.

Истец указанное обстоятельство в судебном заседании не отрицал, но доказательств использования в реализуемом ответчиком дефлекторе «MAXPOL» всех признаков формулы полезной модели по патенту суду не представил.

На основании изложенного суд пришел к выводу, что ответчик, предлагая к продаже дефлекторы «MAXPOL», а также осуществляя их продажу и хранение, исключительного права истца как обладателя патента Республики Беларусь № 871 U не нарушил, в связи с чем отказал истцу С. в иске к ОДО «П» о запрете использования полезной модели и взыскании убытков.


Одним из эффективных способов защиты против иска патентообладателя являются действия ответчика по признанию патента недействительным на основании ст.33 Закона о патентах, которая устанавливает, что патент на полезную модель в течение всего срока действия может быть признан недействительным полностью или в части в случае несоответствия охраняемой полезной модели условиям патентоспособности. Любое физическое или юридическое лицо может подать возражение против выдачи патента в Апелляционный совет патентного органа по указанным основаниям. Игнорирование ответчиком данного способа защиты против иска приводит к удовлетворению исковых требований патентообладателя.


Пример 2

Истец П. обратился в суд с иском к ЧУП «П» о прекращении нарушения исключительного права патентообладателя, указав в исковом заявлении, что является обладателем патента Республики Беларусь № 1712 U на полезную модель «Вентиляционный клапан», зарегистрированную в Государственном реестре полезных моделей 2 сентября 2004 г. с приоритетом с 12 апреля 2004 г., а ЧУП «П» выпускает вентиляционный клапан, повторяющий конструкцию вентиляционного клапана, защищенного патентом Республики Беларусь № 1712 U. По сведениям истца, указанные клапаны ответчик активно реализует в Республике Беларусь и тем самым нарушает исключительное право истца на полезную модель «Вентиляционный клапан», охраняемую на территории Республики Беларусь патентом № 1712 U.

Как было установлено судом, истец П. действительно является обладателем действующего патента Республики Беларусь № 1712 U на полезную модель «Вентиляционный клапан». В силу этого обстоятельства истцу П. принадлежит исключительное право на использование указанной полезной модели в Республике Беларусь.

Судом в ходе судебного разбирательства было также установлено, что ЧУП «П» с мая 2005 г. изготавливает вентиляционные клапаны, предназначенные для осуществления естественной вентиляции внутри помещения, т.е. продукцию того же назначения, что и полезная модель истца, а также предлагает к продаже и осуществляет продажу этих клапанов на территории Республики Беларусь.

Представители ответчика, возражая против иска, указали, что в конструкции клапана ответчика не используются все признаки независимого пункта формулы полезной модели, охраняемой патентом № 1712 U, и что у ответчика также имеется патент № 2970 U на полезную модель «Вентиляционный клапан», а наличие двух патентов на одно техническое решение может создать правовую коллизию.

Учитывая изложенное, в судебном заседании судом сторонам было разъяснено право на подачу возражения против выдачи патента в Апелляционный совет патентного органа с целью признания патента недействительным, поскольку в силу принципа состязательности в процессе стороны сами обязаны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений (ст.19-20 Гражданского процессуального кодекса РБ). Причем от самих сторон зависит, участвовать ли им в состязательном процессе либо вести себя пассивно (поддерживать ли истцу предъявленный иск, возражать ли ответчику против иска либо признавать его, представлять ли доказательства в обоснование своих требований или возражений и т.д.). Уклонение от участия в процессе состязательности, как правило, влечет неблагоприятные последствия для той стороны, которая уклоняется от доказывания.

Ответчик по делу - ЧУП «П» отказался от подачи возражения, т.е. от доказывания позиции, на которую ссылался, возражая против иска, в связи с чем суд продолжил рассмотрение иска по существу, а для установления факта использования патента истца в изделии ответчика назначил патентно-техническую экспертизу.

В результате осмотра в судебном заседании клапана вентиляционного, изготавливаемого ЧУП «П», а также с учетом заключения экспертов, составленного по результатам проведенной ими судебной патентно-технической экспертизы, и их показаний в ходе судебного разбирательства было установлено, что вентиляционный клапан, изготавливаемый ответчиком, так же как и полезная модель по патенту № 1712 U, обеспечивает сообщение внутреннего пространства помещения с внешней средой, т.е. служит для естественной вентиляции помещения. При этом, по общему мнению экспертов, в клапане, изготавливаемом ответчиком, используется следующий признак полезной модели по патенту № 1712 U: «на концах оси крепятся оба корпуса воздуховодов с помощью соединительной втулки, обеспечивающей также синхронный поворот крышек для открывания и закрывания прорезей». У ответчика оба корпуса воздуховодов соединяются между собой посредством выступа, выполненного на оси одной крышки, и впадины на оси другой крышки, за счет чего возможен синхронный поворот крышек.

Однако, по мнению экспертов, в результате такой замены сущность изготавливаемого ответчиком изделия по сравнению с полезной моделью по патенту Республики Беларусь № 1712 U не изменилась. В результате замены изменений в технических характеристиках изделия ответчика по сравнению с полезной моделью не произошло, следовательно, новых свойств не появилось, сущность изделия осталась неизменной. Изменение формы соединения корпусов воздуховодов при неизменности их функции не оказывает влияния на характер (механизм) взаимодействия элементов (признаков) в изделии ответчика по сравнению с полезной моделью по патенту № 1712 U. Эксперты также указали, что средство, которое использовал ответчик для соединения валов, было известно специалистам до даты приоритета полезной модели по патенту № 1712 U, т.е. до 12 апреля 2004 г.

С учетом изложенного эксперты сделали вывод, что признак полезной модели «на концах оси крепятся оба корпуса воздуховодов с помощью соединительной втулки, обеспечивающей также синхронный поворот крышек для открывания и закрывания прорезей» и признак изделия, выпускаемого ответчиком, «оба корпуса воздуховодов скреплены между собой посредством выступа, выполненного на одной оси крышки, и впадины - на другой оси крышки, за счет чего возможен синхронный поворот крышек» являются эквивалентными признаками.

Выводы экспертов, имеющих специальные познания в области механики, деталей машин и патентоведения, у суда сомнений не вызвали, поскольку представляли результат специального исследования, были достаточно аргументированны, убедительны, оценены судом с точки зрения относимости, допустимости, достоверности. Экспертами правильно, с учетом требований Правил, были определены признаки изделия, изготавливаемого ответчиком, и полезной модели по патенту № 1712 U, а также их сравнительный анализ.

Исходя из установленного и оценивая представленные суду доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что ответчик - ЧУП «П», применяя при изготовлении вентиляционного клапана полезную модель «Вентиляционный клапан», охраняемую на территории Республики Беларусь патентом № 1712 U, без согласия патентообладателя П., нарушил принадлежащее истцу исключительное право на использование указанной полезной модели и запретил ответчику изготовление вентиляционного клапана с применением полезной модели «Вентиляционный клапан», охраняемой на территории Республики Беларусь патентом № 1712 U, без согласия владельца патента.


Следует также отметить, что анализ законодательства (включая нормативные правовые акты патентного органа) и практики предоставления охраны полезной модели как объекту промышленной собственности показывает, что законодательная база правовой охраны полезной модели в Республике Беларусь несовершенна. Более того, имеющаяся законодательная база правовой охраны полезной модели создает ситуацию, когда законно могут существовать два патента на полезную модель, в одном из которых с более поздней датой приоритета в независимом пункте формулы приведены признаки, эквивалентные признакам независимого пункта формулы полезной модели по патенту с более ранним приоритетом. Такая ситуация возможна потому, что в силу п.100 Правил № 22 при определении новизны полезной модели по аналогии с изобретением учитываются только идентичные признаки сопоставляемых технических решений, а эквивалентные признаки во внимание не принимаются.

В то же время согласно п.2 ст.36 Закона о патентах продукт признается изготовленным с применением запатентованной полезной модели, если в нем использован каждый признак полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или признак, эквивалентный ему. Налицо очевидная коллизия норм закона и нормативных правовых актов патентного органа по экспертизе.

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что полезная модель как объект промышленной собственности, несмотря на все ее преимущества при получении охраны, не всегда «полезна» для патентообладателя. Она защитит права владельца только тогда, когда он добросовестно отнесется к оформлению заявки на выдачу патента и предварительно проверит патентуемую полезную модель на соответствие ее критериям патентоспособности, указанным в Законе о патентах, а также будет в последующем правильно оценивать действия лиц, использующих схожие технические решения.



24.03.2008 г.



Владимир Картузов, судья Верховного Суда Республики Беларусь



Материал подготовлен редакцией журнала «Юрист»

Примечание. Для целей Закона о патентах «способ» означает процесс, прием или метод выполнения взаимосвязанных действий над объектом (объектами), а также применение процесса, приема, метода или продукта по определенному назначению (п.1 ст.2 Закона о патентах).

Популярные новости
Курсы валют Национального Банка РБ
28.05.201729.05.2017
Евро 2.0868 2.0868
Доллар США 1.8598 1.8598
Фунт стерлингов 2.394 2.394
Российский рубль 3.2799 3.2799
Украинская гривна 7.046 7.046
Польский злотый 4.9947 4.9947
Японская иена 0.16754 0.16754
Статистика
Правовые акты по году принятия